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代理機(jī)構(gòu)冒用律師名義！美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)亂象的背后是......
吳昊昊 華進(jìn)商標(biāo)版權(quán)事業(yè)群 吳曉佳 華進(jìn)律師事務(wù)所
2023-03-09 19:13
事件背景
從2019年至今，美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）對(duì)中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人/中國(guó)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的違規(guī)商標(biāo)申請(qǐng)行為不斷下發(fā)陳述理由令（Show Cause Order）和制裁令（Sanction）。
近期，USPTO發(fā)現(xiàn)中國(guó)深圳某商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)存在涉嫌冒用已故美國(guó)律師名義、捏造美國(guó)律師名義、提供虛假簽字代理數(shù)千件美國(guó)商標(biāo)等違規(guī)行為，于2022年8月25日下發(fā)陳述理由令。
圖片來(lái)源：USPTO
此事一出，再次刷新違規(guī)商標(biāo)申請(qǐng)亂象的下限。之前是遞交造假文件，現(xiàn)在是冒用律師名義，以后是否會(huì)有更夸張的違規(guī)操作？
>>> 事件影響
影響一：USPTO或?qū)⑼兑愿邔彶樽⒁饬?/b>
2019年至今，USPTO共下發(fā)609項(xiàng)陳述理由令，其中596項(xiàng)對(duì)象為中國(guó)申請(qǐng)人/中國(guó)代理機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱為“中國(guó)主體”）；而2019年至今下發(fā)的39項(xiàng)制裁令中，有36項(xiàng)對(duì)象為中國(guó)主體。
2019年，中國(guó)主體在美國(guó)遞交的商標(biāo)申請(qǐng)量達(dá)76566件，較2018年的58066件增加18500件，增幅高達(dá)31.9%。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，同年，USPTO對(duì)中國(guó)主體下發(fā)66項(xiàng)陳述理由令，至2020年陡增至528項(xiàng)[1]。2021年1月，USPTO發(fā)布的研究報(bào)告《中國(guó)商標(biāo)和專利：非市場(chǎng)因素對(duì)申請(qǐng)趨勢(shì)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度的影響》指出，來(lái)自中國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)?bào)E增主要受商標(biāo)注冊(cè)補(bǔ)貼、惡意搶注、防御性申請(qǐng)等因素催化，對(duì)其商標(biāo)審查和制度造成了一定的影響。
近4年來(lái)，在USPTO下發(fā)的陳述理由令或制裁令中，98%的對(duì)象為中國(guó)主體。其中，企業(yè)（包括申請(qǐng)人及代理機(jī)構(gòu)）290家（62%），自然人（包括申請(qǐng)人及代理律師）176人（38%）。
在所涉國(guó)內(nèi)企業(yè)的地域分布上，也存在以跨境貿(mào)易見(jiàn)長(zhǎng)的沿海城市為主要構(gòu)成的特點(diǎn)，尤其是深圳（33%）和廈門(mén)（16%），幾乎“占據(jù)半壁江山”。
綜上，若違規(guī)美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)/代理亂象再不得到有效遏制，我們可以合理推測(cè)：USPTO很可能會(huì)對(duì)來(lái)源于中國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)岣邔彶樽⒁饬?，屆時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)時(shí)，商標(biāo)注冊(cè)難度或?qū)⑸?jí)。
影響二：被波及的商標(biāo)難以挽回
USPTO下發(fā)的陳述理由令中，主要針對(duì)中國(guó)主體遞交的商標(biāo)審查材料存在的材料造假、簽字造假、代理律師無(wú)執(zhí)業(yè)資格等問(wèn)題，要求當(dāng)事人給出合理的理由，否則將受制裁。因部分當(dāng)事人無(wú)法做出合理解釋，導(dǎo)致USPTO在2022年集中下發(fā)34項(xiàng)制裁令。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，可見(jiàn)仍有大量制裁令正在到來(lái)的路上。
其中，僅在2022年8月16日，USPTO就對(duì)26個(gè)中國(guó)主體下發(fā)制裁令。
參考2021年另一大案的處理結(jié)果，即使當(dāng)事代理機(jī)構(gòu)向USPTO給出了“不熟悉《美國(guó)專利商標(biāo)局規(guī)則》的要求、缺乏聽(tīng)證救濟(jì)程序、不能將制裁權(quán)力下放”等解釋和抗辯理由，USPTO仍然下發(fā)制裁令：所有涉及該代理機(jī)構(gòu)提交或通過(guò)其注冊(cè)/控制的uspto.gov賬戶提交的商標(biāo)申請(qǐng)程序均被責(zé)令終止。該機(jī)構(gòu)代理的商標(biāo)申請(qǐng)及注冊(cè)因材料信息造假，不能作為商標(biāo)注冊(cè)的基礎(chǔ)，且無(wú)法彌補(bǔ)，已注冊(cè)的商標(biāo)實(shí)際上無(wú)商標(biāo)權(quán)。
因此，我們可合理預(yù)見(jiàn)：若美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)過(guò)程中出現(xiàn)明顯的違規(guī)操作，并引起USPTO的注意，則難以挽回局面。
>>> 跨境電商美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)熱潮：存在的問(wèn)題及規(guī)范化前景
中國(guó)主體在美國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)量年年攀高，與我國(guó)跨境電商的蓬勃發(fā)展高度關(guān)聯(lián)。據(jù)我國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的《2021年跨境電商進(jìn)出口情況》，2021年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口規(guī)模約19237億元，比2020年（下同）增長(zhǎng)18.6%，占進(jìn)出口總額的4.9%。跨境電商競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)繼續(xù)呈現(xiàn)頭部效應(yīng)，電商平臺(tái)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角及京津地區(qū)。出口貨物主要來(lái)自廣東、浙江、福建及江蘇，合計(jì)占比近8成[2]。
在美開(kāi)展業(yè)務(wù)的跨境電商的主流平臺(tái)是亞馬遜。亞馬遜不斷推進(jìn)品牌化建設(shè)，其要求入駐平臺(tái)美國(guó)站的賣家申請(qǐng)注冊(cè)美國(guó)商標(biāo)并在亞馬遜平臺(tái)進(jìn)行品牌備案，才能享有平臺(tái)提供的品牌打造、品牌分析以及品牌保護(hù)的服務(wù)。這在我國(guó)急切尋求出海的跨境電商企業(yè)當(dāng)中掀起了美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的熱潮。
然而，此前由于亞馬遜要求有意進(jìn)行品牌備案的商家必須提供已注冊(cè)的美國(guó)商標(biāo)（即R標(biāo)），這便導(dǎo)致部分跨境電商企業(yè)和不法的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)鋌而走險(xiǎn)，采用欺詐等手段以期盡快獲得商標(biāo)注冊(cè)，致使簽字造假、律師信息造假、文件造假等情況層出不窮，這也是美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）近年頻繁對(duì)中國(guó)主體下發(fā)制裁令的一個(gè)重要原因。
問(wèn)題一：亞馬遜的備案政策變化對(duì)跨境電商申請(qǐng)商標(biāo)的影響
去年，亞馬遜對(duì)其品牌備案制度進(jìn)行了調(diào)整，開(kāi)放了在獲得商標(biāo)受理通知書(shū)后，以申請(qǐng)中的商標(biāo)（以下簡(jiǎn)稱為“TM標(biāo)”）進(jìn)行品牌備案的申請(qǐng)，即企業(yè)可以使用TM標(biāo)進(jìn)行亞馬遜品牌備案。與此同時(shí)，亞馬遜還為使用其創(chuàng)建的IP Accelerator計(jì)劃[3]的商家提供了更多的福利——該計(jì)劃幫助商家與正規(guī)代理機(jī)構(gòu)接洽進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，通過(guò)該計(jì)劃進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)的商家可以自動(dòng)進(jìn)行亞馬遜品牌備案。
如果后續(xù)商標(biāo)注冊(cè)成功，TM標(biāo)品牌備案可轉(zhuǎn)化為R標(biāo)品牌備案。對(duì)于商標(biāo)最終未能成功獲得注冊(cè)的情況，雖然亞馬遜官方暫未對(duì)自行進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，進(jìn)而品牌備案的這部分商家的后續(xù)安排進(jìn)行說(shuō)明，但根據(jù)其官網(wǎng)上IP Accelerator的常見(jiàn)問(wèn)題解答顯示：“亞馬遜會(huì)定期監(jiān)控通過(guò) IPAccelerator 提交的商標(biāo)申請(qǐng)的狀態(tài)。如果申請(qǐng)被拒絕，商家將無(wú)法再繼續(xù)使用該商標(biāo)申請(qǐng)的品牌保護(hù)功能?！?/u>[4]
無(wú)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)、有TM標(biāo)和R標(biāo)可享受的服務(wù)詳情和對(duì)比見(jiàn)下表：[5]
亞馬遜備案政策的變化，對(duì)我國(guó)跨境電商企業(yè)來(lái)說(shuō)是一大利好。相較于R標(biāo)，TM標(biāo)品牌備案雖缺少了部分品牌保護(hù)權(quán)益（如透明計(jì)劃和Project Zero），但該方式使得這些企業(yè)可以成功突破原來(lái)商標(biāo)必須為已注冊(cè)狀態(tài)才可以享受亞馬遜品牌推廣等服務(wù)的障礙。盡管，這么做在品牌權(quán)益的保護(hù)上不能獲得完整的保障，但對(duì)于以出口商品、銷售獲利為主要目的的跨境電商企業(yè)而言，已經(jīng)可以在很大程度上滿足其需求。
因此，相較之前只求效率乃至鋌而走險(xiǎn)的情況，在備案政策變化之后，企業(yè)更有可能通過(guò)更加正規(guī)的渠道和合規(guī)的方式，尋求美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。
問(wèn)題二：亞馬遜計(jì)劃出臺(tái)防范及改善措施
根據(jù)亞馬遜于2022年6月發(fā)布的《品牌保護(hù)報(bào)告》[6]可知，針對(duì)美國(guó)范圍內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，亞馬遜正積極加強(qiáng)與USPTO的聯(lián)系與合作，構(gòu)建雙贏的溝通渠道。
亞馬遜通過(guò)直接從USPTO獲取商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等信息，防止欺騙性的商標(biāo)申請(qǐng)和注冊(cè)信息被用在其品牌備案中。相應(yīng)地，USPTO也能從與亞馬遜的合作中獲取相關(guān)信息，以協(xié)助其對(duì)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)過(guò)程中存在的欺詐等行為進(jìn)行調(diào)查。
>>> 亂象原因分析
與中國(guó)不同，美國(guó)商標(biāo)采用使用在先原則，這使得其商標(biāo)制度設(shè)計(jì)與法律實(shí)務(wù)都將商標(biāo)使用放在極為重要的位置。并且，美國(guó)商標(biāo)在申請(qǐng)至注冊(cè)階段都需要保證申請(qǐng)人遞交的材料/代理機(jī)構(gòu)遞交的文件及代理行為都真實(shí)、符合規(guī)定，如遞交的信息/材料不詳、不實(shí)則最終將導(dǎo)致商標(biāo)無(wú)法通過(guò)審查，或在注冊(cè)后留下讓第三方發(fā)起挑戰(zhàn)的漏洞。
縱觀中國(guó)申請(qǐng)人在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)存在的問(wèn)題，大致可以分為三類：
也由于美國(guó)商標(biāo)法規(guī)制度較我國(guó)商標(biāo)法規(guī)制度更加復(fù)雜，我國(guó)的申請(qǐng)人在未充分了解的情況下，往往以國(guó)內(nèi)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的習(xí)慣對(duì)待美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，在主觀行為和辨識(shí)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)方面未給予足夠的重視，導(dǎo)致權(quán)利損失。
>>> 對(duì)策建議
申請(qǐng)人應(yīng)正視遵守法規(guī)的重要性，了解美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)制度，委托正規(guī)的商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和有資質(zhì)的美國(guó)律師辦理美國(guó)商標(biāo)事務(wù)，不要盲目追求低價(jià)，也不可盲目追求快速獲取商標(biāo)權(quán)。
申請(qǐng)人若有計(jì)劃在美國(guó)進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)，以及商標(biāo)效力的持續(xù)維系，需主要關(guān)注如下方面：
1. 選擇正規(guī)代理
申請(qǐng)人應(yīng)盡一定程度的審慎注意義務(wù)，了解更多美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)相關(guān)信息及要求、清醒識(shí)別非正規(guī)代理，對(duì)于市面上所聲稱的低價(jià)代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理機(jī)構(gòu)所代理的申請(qǐng)人類似的境地。
就前文所述美國(guó)商標(biāo)律師執(zhí)業(yè)資格問(wèn)題，申請(qǐng)人可通過(guò)如下美國(guó)官網(wǎng)，核查美國(guó)律師執(zhí)業(yè)資格與被下發(fā)陳述理由令或制裁令等情況，挑選正規(guī)代理、抵御風(fēng)險(xiǎn)：
https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find%20attorney
https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks
2. 重視使用
申請(qǐng)人在前期商標(biāo)布局、注冊(cè)申請(qǐng)、后續(xù)維護(hù)、侵權(quán)維權(quán)等各個(gè)環(huán)節(jié)均需重視商標(biāo)使用，注意持續(xù)留存商標(biāo)使用證據(jù)，防止商標(biāo)被官方從注冊(cè)名單中剔除。
3. 按需注冊(cè)
基于實(shí)際使用需求選定商品/服務(wù)項(xiàng)目，防止類似國(guó)內(nèi)防御性指定商品/服務(wù)項(xiàng)目，導(dǎo)致后續(xù)難以提交使用證據(jù)，進(jìn)而證據(jù)造假、陷入惡性循環(huán)。
鑒于近年美國(guó)官方對(duì)于商標(biāo)審查愈發(fā)嚴(yán)格，作為代理機(jī)構(gòu)，建議重點(diǎn)關(guān)注如下事項(xiàng)、嚴(yán)密防范風(fēng)險(xiǎn)隱患：
1. 嚴(yán)格遵守誠(chéng)信原則
代理機(jī)構(gòu)在自身嚴(yán)格遵守誠(chéng)信原則的基礎(chǔ)上，也應(yīng)引導(dǎo)申請(qǐng)人重視該原則、避免虛假陳述等招致相應(yīng)法律風(fēng)險(xiǎn)。
2. 信息審核、風(fēng)險(xiǎn)提示
對(duì)申請(qǐng)人提供的各項(xiàng)信息、使用證據(jù)等進(jìn)行嚴(yán)格審核、確認(rèn)，使得各項(xiàng)申請(qǐng)信息符合官方要求。
如申請(qǐng)人擬指定商品/服務(wù)項(xiàng)目過(guò)多，需及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)，告知后續(xù)使用證據(jù)提交義務(wù)及相關(guān)注意事項(xiàng)，建議申請(qǐng)人結(jié)合實(shí)際商業(yè)需求選取商品/服務(wù)項(xiàng)目；注冊(cè)后提交第5-6年、第9-10年等商標(biāo)效力維護(hù)性使用聲明時(shí)，若實(shí)際使用證據(jù)范圍有限、證據(jù)存在瑕疵等，建議申請(qǐng)人主動(dòng)刪除難以提供真實(shí)使用證據(jù)的項(xiàng)目，防止虛假陳述導(dǎo)致的商標(biāo)可能被撤銷的后果。
3. 規(guī)范文件簽署程序
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)規(guī)范文件簽署程序，對(duì)于必須申請(qǐng)人簽字的文件，須嚴(yán)格按照官方要求轉(zhuǎn)達(dá)申請(qǐng)人安排簽字，切勿因期限緊急而發(fā)生代簽等不規(guī)范的操作。
400-883-1990
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